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La posibilidad de error o engaño, o riesgo de confusión en los consumidores, debe ser ponderado no únicamente mediante la comparación abstracta de las marcas, sino que también con la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto.

No se puede olvidar que se busca proteger al consumidor de erradas adquisiciones al confiar en una supuesta procedencia del producto.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el oponente en contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial que, confirmando la decisión de primer grado, rechazó la demanda de oposición e hizo lugar a la solicitud de inscripción de la marca mixta «ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB», para distinguir productos en la clase 18.

Concluye que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas e identidad conceptual, de manera que pueden confundirse con la de la recurrente, que además goza de fama y notoriedad en el mercado, conforme lo tuvo por establecido el fallo de primer grado que el fallo recurrido hizo suyo. Tal es la hipótesis concurrente, ya que ambos conjuntos marcarios se configuran por la unión de palabras que expresan un mismo concepto, es decir, se trata de la representación o evocación de una misma idea, conformado por la triple conjunción de aquellos elementos, que conduce al consumidor a una asociación que facilita el recuerdo de la marca. Por ello, si el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable. De esta manera, es claro que la sentencia impugnada incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos.

El fallo señala que los sentenciadores no repararon en el concepto de confusión más amplio contemplado en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, que alude a la susceptibilidad de inducir a error o confusión, lo cual comprende todo tipo de equívocos, incluyendo los que provienen de similitudes conceptuales, como en la situación en análisis, en que un consumidor enfrentado a ambos signos, no de manera simultánea, guardará un recuerdo imperfecto de ellos, donde la tendencia natural es retener las similitudes por sobre las diferencias, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.

El fallo impugnado, al acoger el registro de la marca pedida, agrega la Corte, no aplicó en su estudio y apreciación de las probanzas los parámetros propios de estas materias, pues para ello no analizó la marca mixta solicitada en términos globales, esto es, no sólo la denominación sino también las figuras o gráficas que la integran y sus semejanzas conceptuales, bajo la perspectiva del «riesgo de confusión» que se podría producir en los consumidores. En efecto, en primer lugar, de la comparación de los elementos figurativos se aprecia su cuasi-identidad, por cuanto en ambas señas el elemento principal, se configura por un jugador de polo montado en un caballo, en actitud de pegarle a una pelota con un taco, unido a una ubicación geográfica que denota privilegio y categoría, en idioma inglés, la que se encuentra precedida de las palabras «Polo Club», en letras mayúsculas, de color negro y de mayor tamaño. De lo anterior, también se colige elementos conceptuales semejantes, esto es, la denominación de una reputada ubicación geográfica, las expresiones idénticas de «Polo Club», con idéntica posición en la etiqueta, de la silueta del jugador de polo. La contextualización precedente demuestra la similitud gráfica, así como su semejanza fonética parcial, en términos tales que resulta evidente la cuasi identidad de ambas.

El llamado riesgo de confusión no atañe, exclusivamente, aclara la sentencia, a un parangón abstracto de las marcas, sino que comprende además la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto. En efecto, la confusión o peligro de confusión, implica la pérdida de distintividad extrínseca con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado.

La sentencia de reemplazo puntualiza que entre los signos en conflicto, además existen elementos conceptuales semejantes, esto es, la denominación de una reputada ubicación geográfica, las expresiones idénticas de «Polo Club», con idéntica posición en la etiqueta y la silueta del jugador de polo, arriba del caballo con un taco, dispuesto a pegarle a una pelota. Dicha contextualización demuestra la similitud gráfica, fonética parcial y coincidencia conceptual en términos tales que resulta evidente la cuasi identidad de ambas marcas, respecto de productos que presentan semejanza de cobertura.

Fuente: www.diariconstitucional.cl

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